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略要闻 /CELUE NEWS
从一起商标驳回复审案谈商标近似审查标准
发表时间:2018-1-9 来源:

商标申请量的剧增的另一面是大量商标被驳回,与在先申请或注册的商标近似是驳回的最主要理由。本文作者以其近期成功代理的一桩驳回复审案件为例,为读者详细分解商标的近似审查标准。
 
 
                                                                                                                         文/石传武 英泰伦德(北京)国际知识产权代理有限公司



 
石传武 英泰伦德(北京)国际知识产权代理有限公司

 
随着“大众创业、万众创新”的深入发展,初创企业的第一步——品牌的建立是每个企业的必经之路,据统计2016年全国商标的申请量突破500万件。商标申请量的剧增的另一面是大量商标被驳回。驳回申请的理由形形色色,其中最主要的是与在先申请或注册的商标近似驳回。笔者现以近期成功代理的一桩驳回复审案件为例,浅析商标的近似审查标准。

一、案情简介

南宁花弄影文化传媒有限公司(以下简称“申请人”)于2016年5月23日向国家工商行政总局商标局(以下简称“商标局”)递交了第20055879号“流光映画AMBILIGHTVISON及图”商标(以下简称申请商标)的注册申请,2017年4月9日收到商标驳回通知书,商标局以申请商标与吉林市洪城地产置业有限公司在类似服务上已注册的第6881803号“JL CAIFU ZHONGXIN”商标(以下简称“引证商标一”),与HARALD BLOMBERG AB在类似服务上已注册的第G1145550号“BLOMBERG  RHYTHMIC  MOVEMENT  TRAINING”商标(以下简称“引证商标二”),与北京青木整装文化传播有限公司在类似服务上申请在先的第18193059号“青木及图”商标(以下简称“引证商标三”),与北京青木整装文化传播有限公司在类似服务上已注册的第18193059A号“青木及图”(以下简称“引证商标四”)构成类似服务上的近似商标为由,依据《商标法》第三十、三十一条的规定,驳回申请商标在指定服务上的注册申请。
笔者于4月24日受申请人委托向商评委提出复审申请并阐述复审理由,11月1日接到商评委下发的驳回复审决定书,内容摘要如下:我委认为,申请商标与引证的四个商标在读音、文字构成及图形构图上具有区别,整体外观尚可区分,即使指定的服务类似,也不至造成相关公众混淆误认,未构成使用在类似服务上的近似商标。

对比申请商标与引证商标:

                  
申请商标  引证商标一    引证商标二      引证商标三        引证商标四
 
二、与案例相关法条及审查标准

《商标法》第三十条:申请注册的商标,凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。

第三十一条:两个或者两个以上的商标注册申请人,在同一种商品或者类似商品上,以相同或者近似的商标申请注册的,初步审定并公告申请在先的商标;同一天申请的,初步审定并公告使用在先的商标,驳回其他人的申请,不予公告。

《商标审查标准》第三部分第四章第三节组合商标的审查规定:

1.商标汉字部分相同或近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的,判定为近似商标。

2.商标外文、字母、数字部分相同或近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的,判定为近似商标。

3.商标中不同语种文字的主要含义相同或基本相同,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的,判定为近似商标。

4.商标图形部分近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的,判定为近似商标。

5.商标文字、图形不同,但排列组合方式或者整体描述的事物基本相同,使商标整体外观或者含义近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的,判定为近似商标。

三、评析

商标是区分商品(服务)来源的标志,笔者认为:“类似商品(服务)上的近似商标”的认定,是以“足以/容易导致相关公众的混淆、误认”、“足以造成相关公众误认”或者“具有混淆的可能性”为核心要件,为简便计,本文统称“混淆之虞”。判断是否存在混淆之虞,需要对两个方面进行考察,即商品(服务)的类似程度和商标的近似程度,有混淆之虞的就认定为商品(服务)为类似商品(服务)、商标为近似商标,无混淆之虞的则无需认定为类似商品(服务)或近似商标。美国1995年第三次反不正当竞争法将判断混淆之虞的因素归纳为8个:

1. 标志之间的近似程度;

2. 销售渠道的相似性;

3. 潜在购买者的特点及其在购买时的注意程度;

4. 在先商标的显著性程度;

5. 在商品或服务不同的情况下,潜在购买者能够预计到在先商标使用人将其商标扩展使用至在后商标使用人指定商品的可能性;

6. 提供的商品或服务在不同地域时,在先使用人的商标在在后使用人所在地域为人知晓的程度;

7. 在后商标使用人的意图;

8. 实际混淆的证据。

笔者认为,在我国商标授权确权行政案件中,2014年修改后施行的《商标法》第十五条、第三十条、第三十一条等规定仍然按照是否导致混淆之虞为核心判断类似商品及近似商标。由此可见,判断商标是否近似有几方面因素:商品(服务)是否类似,商标是否近似,在先商标的知名度、显著性,及在后商标的使用意图等,下面我们一一分解。

类似商品:是指商品在功能、用途、主要原料、生产部门、销售渠道、销售场所、销售对象等方面相同或相近;类似服务:是指服务在目的、内容、方式、对象等方面相同或相近。

近似商标:是指不同商标在文字字型、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为存在某种特定联系。

知名度:在商标授权确权行政案件中,泛指引证商标的知名度,知名度越高保护力度越大,反之越小。

显著性:本概念包括两个层次,首先是识别性,其次是区分性,识别性是指标志与其指定使用商品或服务之间的关系,关系性越弱,越具有识别性;区分性是指一个标志能够区分同种商品上的不同提供者的能力。在商标近似审查中,引证商标显著性越强,知名度越大,保护力度越大,笔者认为显著性依附于知名度,如无知名度,则显著性影响判断的因素较小。

在后商标的使用意图:是指在后商标申请人是否有“搭便车”的恶意,也是认定商标是否近似的一个因素。

对于商标近似的审查,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条规定:“人民法院依据商标法第五十二条第(一)项规定,认定商标相同或近似按照以下原则进行:(一)以相关公众的一般注意力为标准;(二)既要进行对商标的整体比对,又要进行对商标的主要部分的比对,比对应当在比对对象隔离状态下进行;(三)判断商标是否近似,应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度”。

根据以上信息判断,本文所述案例的申请商标与引证商标是否构成“类似服务上的近似商标”,首先审查是否构成“类似服务”,因申请商标与引证四个商标的服务项目相同或类似,在《类似商品和服务区分表》中同属一个类别的相同群组,即构成类似服务。其次审查是否构成“商标近似”,组合商标标志的审查,秉承对构成标志的要素一一审查原则,即在先商标与构成在后组合商标的要素之一近似,在后的组合商标就会整体驳回,笔者认为组合商标构成要素如包含文字,商标的呼叫就成为重点区分因素之一,在商标申请的实际操作中,为了降低驳回风险,代理人往往建议申请人把组合商标(在此泛指含有文字要素的组合商标)分开注册,殊不知,如果抛弃文字要素,单独注册其它要素的商标,会因失去呼叫不便于记忆,缺少一个区分要素,反而增加了驳回风险(在其它要素风险较大,文字部分风险较小的情况下),在本案商标标志的比对中可以看出,构成组合商标标志中的图形要素虽然较近似,但商标的整体标志区别较大,且构成申请商标的文字要素呼叫不同,存在混淆之虞的可能性较小;再次审查引证商标的知名度及显著性,因引证商标的知名度不高,显著性的影响因素较小,即引证商标的保护范围较小;最后结合申请商标的申请人的意图并无恶意,故商评委下发“予以初步审定的决定”就不足为奇了。

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